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小议《商标法》第四十九条第二款
发布日期:2018-09-03 10:48 浏览次数:
    现行《商标法》将此前的“注册商标争议撤销”,改名为“注册商标无效宣告申请”。而就名为“撤销”的案件,《商标法》给出了一种新的案件类型,即《商标法》第49条2款之“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的撤销”。

    具体规定如下:“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”

    “通用名称”一词,被普遍了解的所在法条是:《商标法》第11条1款(1)项,“下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、 型号的;……”。《商标法》第11条1款(1)项与《商标法》第五章“注册商标的无效宣告”之第44条1款相结合,构成了注册商标无效宣告的理由。

    一、第49条2款之“成为通用名称的撤销”与第11条1款(1)项之“通用名称不予注册/宣告无效”的区别:

    1、在《商标法》内部体系方面:第11条列归法的****章“总则”,与第11条对接的第44条列归法的第五章“注册商标的无效宣告”;而第49条则列归法的第六章“商标使用的管理”。

2、在适用情形、受理形式以及裁定/决定的效力方面:第11条1款(1)项结合第44条1款,其适用情形是:商标所用文字,在注册申请之时,或者核准 注册之时,就没有显著性。对此商标局可以依据职权主动宣告该商标注册无效。任何人也可向商评委提出(由商评委被动受理)商标无效宣告申请。该无效宣告裁定 的效力是:该商标专用权被视为“自始即不存在”。

第49条2款,其适用情形是:商标所用文字原本并非“通用名称”,是具有显著性的。但是在商标注册之后,由于使用不当(下文还将分析“使用”的主体是 谁),导致商标文字沦为“通用名称”的情形。对此情形,任何人可以向商标局(而非商评委)提出“撤销申请”,由商标局被动受理并做出决定,该撤销决定的效 力是:该商标专用权“自商标局做出撤销公告之日起终止”。

3、在申请人的举证责任方面:对于第11条1款(1)项,注册商标无效宣告申请人的举证责任,主要落在争议商标申请日之前或者至迟在该商标核准注册日之前。(*高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第8条的规定。)

而第49条2款之撤销申请人的举证责任,则主要落在这枚商标文字已成为通用名称的现状以及该文字何以被通用的原因——也就是使用不当的问题。

4、在被申请人(商标注册人)提交的证据材料之“质证”环节方面(这是一个尚需了解的问题):49条列归“商标使用的管理”,它与“撤销三年不使用” 在一起。商标局在受理了“撤销三年不使用”申请后,向被申请人(商标注册人)发出提供使用证据的通知书(并不要求注册人为证据材料制作副本),对被申请人 按期提交的使用证据材料,商标局不会转发副本给撤三申请人。那么,与“撤三”“在一起”的“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的撤销”申请,商标局 在受理之后,会不会要求商标注册人在提交证据的同时制作副本?撤销申请人能否在商标局审理阶段,看到商标注册人究竟提交了什么样的证据材料?简言之,针对 注册人提交的证据材料,有没有“质证”环节?而第11条所结合的第44条之无效宣告案件,商标注册人需要为其提交的证据制作副本,由商评委转发无效请求 人,并由其对这批证据材料进行书面质证。

如若49条2款之撤销申请人,果真在商标局审理阶段见不到被申请人提交的证据材料,则这又构成了第49条2款,与第11条结合第44条的明显区别。

5、其余的小区别点还有:对第49条2款的撤销申请,针对的商标文字类型,仅为“通用名称”,而第11条针对的类型是“通用名称、图形、型号”——比 较明显地多了“型号”;前者案的受理规费为1000元人民币,后者案的受理规费为1500元人民币;前者案裁决名为“决定书”,后者案裁决名为“裁定 书”。

二、49条2款之“通用名称”,是广义,还是狭义?其适用对象能否包括部分由文字(字母)表达的“通用型号”?

《商标法》第11条1款的调整对象,涉及到三个词汇,“通用名称、图形、型号”,而49条2款表述的调整对象,仅为“通用名称”。这里比较引人注意的 是,49条2款没有“通用型号”。这是法律规定的“盲点”?还是立法者刻意做的狭窄化安排、划圈圈并将“型号”排除在外?

为什么仅对“通用名称”做出规定?估计可能的原因是,“名称”相比于“型号”,前者通用之后所能产生的影响面,要大于后者。“名称”是一种产品面对消 费者*主要的“名片”,而“型号”则明显次之。对产品而言,“名称”相对固定、单一,而“型号”则很可能是一系列,很多。同行企业之间,“避让名称”与 “避让型号”,前者难度要明显要高于后者。

但是在生动活跃的市场上,问题却来了——产品的“名称”与“型号”经常没有泾渭分明的区别,例如:“747”是飞机的“名称”(它是波音公司的注册商 标),而在诸如:“747-400”,这样的表达模式中,“747”也是型号;“A4”是汽车的“名称”(奥迪公司曾申请注册该商标),在与“A6”、 “A8”等并列的时候,“A4”又是“型号”;再例如:曾经的CPU“486”,既是名称,也是型号;“LED”(发光二极管),既是“通用名称”,也被 众多企业在表述产品“型号”时通用;更例如,《商标审查标准》中就“通用型号”列举的3个例证中的2个——“502”(胶)、“ZKT”(空调机),称其 为“通用名称”也蛮贴切。

简言之,一些用字母、数字、甚至是汉字表达的“通用型号”,原本就同时具有“通用名称”的属性,“通用型号”与“通用名称”经常交织在一起,难分彼此。

更为重要的一点是——很多商标文字“沦为”“通用名称”,其*初的肇因就是:商标注册人自己将商标的文字当做型号的起首文字或者将其与企业的门户商标 联合使用,给人以型号的印象。“型号”问题是导致“名称通用”的重要原因之一,可是,《商标法》49条2款却仅仅强调了“通用名称”,在具体案件实践中, 有可能会引发左右逢源或者左右为难的局面。

“法官拿到的案件,已经是经过律师包装后的”。为了适用《商标法》第49条,撤销申请人要从“通用名称”的方向切入(包装案件),而其提交的“通用” 证据,却完全可能主要呈现为:作为“型号”使用的原因以及作为“型号”通用的现状。这个时候,不需多言,撤销申请人必然要将“通用型号”转化为“通用名 称”,进而主张适用商标法49条2款撤销商标。而判断者通过这些证据,也足以明晰其“通用”的性质,但面对第49法条,却又可能陷入“名称”还是“型号” 的纠结中。

笔者的个人观点是,某个词汇,不能因为它是“通用型号”,从而就变得不是“通用名称”;当一个词汇(字母组合、数字组合等),既是“名称”,也是“型 号”时,不妨就以“一座雕像可以从两个方向欣赏”的角度看待它,而切莫以“一定要把孪生双胞胎分清楚”的思维方式,机械地从“是通用型号”而非“通用名 称”的角度排除49条的适用。

当一个词汇兼具通用名称与通用型号两种性质时,其通用的效果,对于市场以及同行企业而言,所能产生的避让责任的压力,是相同的,其打击面以及负面后果,是相同的,这个时候,请判断者接受律师对案件所做的“包装”,对49条2款,该适用时就适用。

三、围绕49条2款适用展开的逐一分析:

1、“成为通用名称的撤销”,其适用前提包括两个:其一,商标文字已成为商品的通用名称的现状;第二,该文字何以被通用的原因,也就是使用不当的问 题。这两个前提本身并非并列关系,而是因果关系——被通用的现状,是由商标注册人自己的使用不当造成的,或者,被通用的现状,至少有商标注册人自己的使用 不当的原因,参与其中。

2、49条2款所指的导致商标被“通用”的“商标使用”,其“使用者”主体究竟是谁?

49条在商标法内部体系中,属于第六章“商标使用的管理”(而不像第11条结合的第44条,属于第五章“注册商标的无效宣告”)。这样的体系安排,显然是在强调,第49条是围绕“商标使用”而展开的。那么问题的关键就是,谁是“使用”这个动词之前的“主语”?

笔者认为,49条法条本身,就能回答这个问题——“第1款:商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项 的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。第2款:注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续 三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”

49条2款,其实是有主语(对使用主体做了规定)的,只不过“主语”被放在了第49条1款中,1款的起首文字:“商标注册人在使用注册商标的过程 中……”,很明确地指出了“使用的主体”是“商标注册人”。同时,在49条2款中,****组“或者”二字之前是“成为通用名称的撤销”,而之后则是“连续三 年不使用撤销”。“连续三年不使用”撤销所指的“使用”主体毫无疑问就是“商标注册人”。而49条2款,将“成为通用名称的撤销”与“连续三年不使用撤 销”以“或者”二字连在一起,从文义上看,两组描述暗含的“主语/主体”必然是共同的,那就是商标注册人。

3、在明晰49条2款之“使用”主体是“商标注册人”的基础上,其他同行“集体侵权”问题将变得不难回答。

围绕49条2款,“行业内的众多企业集体‘侵权’,商标注册人该怎么办?”是较为常见的问题。不妨将这个问题简称为“集体侵权导致的通用,该怎么办?”如上所述,明晰了49条2款的“使用”主体是商标注册人、而非违法的侵权人,这个问题的答案亦随之明晰。

如果49条2款被适用,注册商标被撤销,其实质是法律在间接“惩罚”商标注册人的不规范使用商标行为,是通过“惩罚”而间接促使商标注册人正确合适地使用注册商标。反过来看,49条2款的定位,绝不是为了给“集体侵权”开脱。

(情况一:)商标注册人一直都在规范地使用其注册商标文字。其他同行企业觊觎该品牌知名度和影响力,或“太过喜欢别人的商标名字”,不约而同或者恶意 串通,搞“集体侵权”,那么这就是纯粹的侵权,不管侵权的规模有多大,不管侵权者的数量有多少,均不应导致商标注册人失去其注册商标。

在商标注册人对其商标的使用行为,没有瑕疵、没有过错的情况下,如果因为商标注册之后其他企业侵权规模大、侵权主体多,就撤销商标注册人的商标,将无 异于鼓励侵权,并且是鼓励成帮结伙地侵权。保护注册商标专用权,惩罚侵权者,这是商标法内部更为重要的原则,侵权没有正义性可言,集体侵权更是如此。

举例,联合利华有限公司注册有“凡士林”商标,在注册之后,联合利华有限公司一直都在规范地使用“凡士林”商标、在产品包装上,使用注册标记,强调其注册商标的性质。如果“凡士林”遭遇较有规模的侵权行为,则不管侵权规模如何,都不应成为“凡士林”被撤销注册的理由。

4、(情况二)商标注册人自己对于注册商标文字的使用形式,不规范,甚至并没有将其作为商标使用,其他企业“跟风学习”,那么这种由商标注册人自己 “带头搞出来的淡化局面”,可能会使集体侵权者变得有些无辜,从公众认知、利益平衡以及尊重市场现有格局的角度出发,这枚注册商标的显著性已经淡化,该商 标应被予以撤销——这是49条2款的实质。越是有影响力和号召力的企业,其商标使用不当,就越有可能引发商标丧失显著性的后果。

打比方说,注册人自己对自己的注册商标,“举起刀来”,或有意或无意地“下了毒手”,这是49条2款适用的根本肇因。

有些情形下,是商标注册人“举起****刀”,其他企业跟风效仿,而有的情形则是,其他企业搞侵权,商标注册人反过来,跟随商标侵权人,一起淡化自己的商标。侵权者要承担侵权责任,商标注册人也要承担失去商标的后果。

再打比方,“没有无缘无故的爱”,除非是“爱明星”。商标注册人自己的不当使用行为,能够引发跟风,常是因为商标注册人在行业内富于影响力,是“树大 招风级的企业”。由于他们在行业内本就具有领头作用,当他们决定将(注册商标文字)当做“商品名称”使用的时候,完全可能带领出集体“侵权”的局面。从这 个角度看,越是有影响力和号召力的企业,其商标使用不当,就越有可能引发商标丧失显著性的后果。

5、商标注册人“不当使用”商标,导致注册商标文字丧失显著性,其表现方式以及导致淡化的行为模式,可能有哪些?

先来分析“商标使用”。此一点与“撤销三年不使用”就商标使用形式的分析,本质相同。也许这就是法律为什么要将“成为通用名称的撤销”与“撤销三年不使用”放在一起的原因之一吧。

现行《商标法》第48条对于“商标的使用”做出了定义和规定。其实48条原为修改前《商标法实施条例》的第3条,两相对比可以看到,现行法的第48条较原条例的第3条,多了“用于识别商品来源的行为”这半句话。而这半句话,非常非常的重要。

如果有关标识发挥的作用,不是“用于识别商品来源”、而只是描述商品的特点,或者是向消费者做说明用的文字,那么有关标识不构成“商标使用”,由此完全可能带出“不当使用”的性质认定。

常见的“不当使用”商标的方式是:将商标文字用作产品的型号。举例分析:甲公司注册有“ABC”商标,但是在该公司的产品上并没有对“ABC”使用 “注册商标标记”。同时在产品包装上,甲公司显著地使用了另外一枚商标,文字为“某某某”,关键是:甲公司在广告宣传、甚至是产品包装上,其表述模式是: “某某某牌的ABC产品”,这个时候,“ABC”完全可能被消费者理解是“某某某品牌”产品的型号。再添加一点,如果甲公司使用的模式是:“某某某牌的 ABC-12型”产品,那么这样的表述足以使相关公众认定这是在表达产品的型号、而非表达商品的来源。

围绕商标显著性弱化,商标注册人的一些行为模式也值得关注。例如,不在产品包装上标示商标的注册标记;当了解到自己产品的经销商有不规范使用商标的情形时,不加以约束;当了解到侵权出现的时候,从不进行干预。

虽然《商标法》并不要求注册人必须使用注册标记,但是《商标法》第九条毕竟给出了“注册商标标记”的规定,这显然不是无缘无故的废话,而是法律给出的 引导和鼓励规定。自己产品的经销商,是产品以及商标接触消费者的重要前线,在推销情境下,经销商就是商标注册人的“代理人”,经销商不规范使用商标必然将 使这种不规范,直接呈现于市场上,作为代理人,经销商的不规范使用,应被视为商标注册人自己的不规范使用。当了解到有侵权行为发生的时候,虽然法律并未规 定,商标注册人必须向人民法院起诉或者必须向工商部门投诉,但是,长期对于侵权漠视不管,实际上是为烧掉商标显著性的这把火,不断地增加柴薪。虽然商标注 册人摆出了“虱子多了不怕咬”的态度,但在消费者以及同行看来,也可能是“虱子太多,只能烧掉棉袄”。

不规范使用持续的时间越长,或者说从不规范使用引发侵权之后,对于侵权漠视不管持续的时间越长,这枚商标就越有可能被认定为丧失显著性。

6、关于“通用现状”的举证以及“通用”的程度分析:

何谓“通用”,怎样证明“通用”?这个问题显然应该结合商品与行业特点进行判断。

如果商品所在的行业,生产者或者从业者主体数量庞大,那么“缔造”出一个“通用名称”的难度很高。诸如对“服装、箱包”这类生产者主体极为庞大的行业 以及商品而言,认定一个词汇是否构成“通用名称”,显然难以仅仅依据十几家企业的共同使用行为,就得出其于全行业针对该商品构成“通用名称”的结论。而对 生产者主体数量有限,例如“飞机”、“火车”之类的产品,或许仅仅几家企业的共同使用行为,就可能导致“通用名称”被认定。

而在某些商品行业中,存在一些重量级的大企业,他们的产品在市场上占据了很大的份额,这些重量级大企业的使用行为,尽管在企业数量上较少,但其影响力 却应被予以考虑。例如,在日化行业内,有联合利华、宝洁公司、德国汉高公司等,虽然他们仅仅是几家企业,但是如果他们几家均共同使用某一个标志作为产品的 名称,完全可能“缔造”出一个“通用名称”。

另外,在讯息交流极其发达的一些行业,例如互联网电子商务领域,常规的形成“通用”所需的时间被大大缩短,某一个词汇,可以在很短的时间内,就成为尽 人皆知的“热词”。典型的如“双11”、“秒杀”、“海淘”这样的词汇。笔者并不想在此讨论其显著性问题,只是想指出,某些词汇流行以及通用的速度,会远 远超出传统的行业以及模式。而就有关通用与否的判断,应当考虑新技术新媒介条件下的新特点。

四、《商标法》第49条2款能否与第11条1款结合第44条联合适用?

问题一:如果一枚注册商标,被两家不同的企业,同时、分别向商评委依据商标法44条结合第11条1款提出了“注册商标无效宣告”、向商标局提出了49条2款所指的“成为通用名称撤销申请”,两个程序并行,会不会产生矛盾?答案是,应该不会。

如果两家企业同时提出“撤销”以及“无效宣告”请求,两案件类型的商标局审限以及商评委审限,均为9个月。

虽然49条2款的撤销与11条结合44条的“无效宣告”,所针对的事实认定的时间阶段不同,但是两种案件所给出的决定以及裁定,都要以这枚商标是否要 被维持注册作为裁定结论。如果是商评委先做出裁定,认定某件注册商标在其申请之时(或核准之时)不构成通用名称,那么理应做出维持该商标注册的裁定。而 后,商标局就“撤销申请”做出决定,认定其在注册之后,成为通用名称,那么理应对该商标做出撤销注册的决定。****个裁定是维持,第二个决定是撤销,从顺序 上没有矛盾。

如果倒过来,是商标局先行完成了“撤销决定”,认定该商标构成通用名称,对其撤销注册。而后商评委经审查后裁定该商标不违反《商标法》第11条的规 定,予以维持注册。****个决定是撤销,第二个裁定是维持,看上去会有一定的问题。如果商标局的撤销决定,顺利生效,则商评委其实并不会作出维持注册的裁 定,其可依据《商标评审规则》第27条(2)项以及32条(4)项,对第二个案件终止评审。如果注册人对商标局的撤销决定不服,提起撤销复审,则撤销复审 与无效宣告程序,将同归于商评委审理,案件关系亦有理顺的条件。

问题二:在向商评委依据第44条提出注册商标无效宣告的请求中,可否在无效理由中,援引《商标法》第49条2款的规定?答案是:大约不行。

《商标法》第49条2款,法条明确其受理机关为商标局。第54条规定:如果对商标局的撤销或不予撤销决定不服,可以向商评委申请复审。亦即,49条2 款的启用,建立在商标局首先审查的基础上,商评委即使要介入49条2款,进行评审,其前提也是商标局已经完成了对49条2款的审理。在商评委受理的依据 44条而启动的无效宣告程序中,在没有商标局现行审查结论的基础上,商评委无法直接对第49条2款的适用与否做出事实认定。并且究其根本,第44条1款所 指的无效宣告请求的法律依据,并不包括《商标法》第49条2款。